Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil once.
VISTOS:
En este procedimiento especial Nº 531-2011, regido por la Ley Nº 19.039, de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, sobre propiedad industrial y sus modificaciones, de fojas 60 a 65, recurre de casación en el fondo Comercial ECSA S.A. contra la resolución de catorce de diciembre de dos mil diez, que rola a fojas 59 y que, a su vez, confirmó el dictamen del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veinte de agosto del mismo año, que corre a fojas 43 y 44, mediante el cual desechó el registro de la marca “48 HORAS”, asilado en el artículo 20, letras f) y h), de la Ley Nº 19.039.
Declarado admisible dicho arbitrio, se ordenó traer los autos en relación a fs. 74.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurso interpuesto por Comercial Eccsa Sociedad Anónima denuncia error de derecho en la denegación del signo pedido, como consecuencia de la vulneración a los artículos 16, 19 y 20, letras f) y h), de la Ley Nº 19.039. En lo atingente al artículo 16, la irregularidad se produce desde que no se ponderó que la solicitante ya es titular de la señal “48 HORAS”, con el mismo diseño en clases ligadas, a saber, 9, 11, 16, 18, 25 y 28, en once Regiones del país, con arreglo al folio Nº 812257; en clases 16 y 35, registros Nº s. 866943 y 811974. Además coexiste pacíficamente con los asientos Nº 812257, “48 HORAS RIPLEY”, mixta para distinguir productos de la clase 9 11, 16, 18, 25 y 28, de suerte que no existe pretexto para pensar que no pueda sobrevivir pacíficamente junto a la efigie oponente. De igual modo se impetró el empadronamiento del sello mixto "48 HORAS", en clase 25, con protección de todos los elementos que comprende y no en segmentos fraccionados, pues se pretenden derechos sobre el conjunto, lo cual no fue considerado en el veredicto. Por lo pronto no se tuvieron en cuenta las disparidades figurativas, ya que el emblema requerido ostenta un diseño claro y distintivo, ni que la imagen pedida será siempre usada con el diseño exhibido, amén que efectivamente se emplea en el mercado, de manera que la clientela necesariamente la enlaza con la peticionaria.
Asimismo, se prescindió de la fama y notoriedad de la impresión “48 HORAS”, de propiedad de la compareciente, y se pretirió el pronunciamiento dictado en el año dos mil cinco, que la reconoció como legítimo creador y usuario de la enseña "48 HORAS MÁS BARATAS DE CHILE".
También se conculcó el artículo 19 de la Ley Nº 19.039, por cuanto el signo “48 HORAS” reúne todos los presupuestos para ser considerada una insignia mercantil, tanto es así que se encuentra registrada y es utilizada en el mercado, goza de fama y notoriedad reconocida jurisprudencialmente. Y se violentó el artículo 20, letra f), del citado texto legal, puesto que el membrete pedido es famoso y notorio, se ocupa en el mercado, se halla registrado, es distintivo respecto de los productos de la requirente, en vista de lo cual no es posible que induzca a error o engaño, ingrediente que no se justipreció adecuadamente, y se negó la inscripción desatendiendo el mandato de legislador, lo que influyó en lo dispositivo de lo resuelto.
Por último, la transgresión del artículo 20, letra h), se concreta desde que en la especie no concurren sus supuestos, dado que no es dable confusión entre los rótulos. Cualquier comprador enfrentado a la seña “48 HORAS” indefectiblemente y de manera obligada la vinculará con la solicitante, sin mediar riesgo de turbaciones.
Entonces la contravención de las normas citadas influyó en lo dispositivo de lo decidido, pues de haberse aplicado correctamente, el tribunal de alzada debió revocar el edicto apelado y aceptado el registro del membrete pedido, por lo que insta se anule y se dicte otro de reemplazo que conceda el empadronamiento del sello de que se trata para clase 25.
SEGUNDO: Que COMERCIAL ECCSA S.A. requirió, el diecinueve de junio de dos mil nueve, la inscripción del cuño “48 HORAS” mixta para clase 25.
Empero, dentro de plazo, ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S. A., se opuso a semejante pretensión, por ser titular de las estampas "48 HRS" y "Caprice 48 HRS”, ambas denominativas en clase 25, registros Nº s. 774362 y 635303 respectivamente, amparada en los artículos 19 y 20, letra f) y h), de la Ley Nº 19.039, aduce que de la simple lectura se desprende que la etiqueta previa y el emblema fundante son prácticamente idénticos y cuya única diferencia radica en el epígrafe inscrito bajo la expresión “horas”, que aparece abreviada. Por lo demás, los dos comparten coberturas en clase 25, lo cual moverá a enredo o engaño al público e insta porque se desestime.
TERCERO: Que el tribunal acogió la impugnación apoyado en el artículo 20, letra h), de la Ley Nº 19.039, y que los anuncios presentan similitudes determinantes que impedirán su sana y pacífica coexistencia, ya que al confrontarlos se advierte que coinciden en el guarismo 48, sin que la sustitución en el cartel pedido del elemento HRS por HORAS resulte suficiente para crear un letrero diferente, con identidad y fisonomía propias.
En estas condiciones se configura igualmente la causal del artículo 20, letra f), del mismo cuerpo jurídico, porque de otorgarse la impresión será objeto de errores o confusiones entre el público consumidor, en torno a la procedencia de la mercancía.
A mayor abundamiento, el fallo ad quem confirmó el inferior, le adicionó que entre los componentes denominativos se constata cuasi identidad, en la medida que las secciones HORAS y HRS, no son más que abreviación de aquél y en cuanto a los ingredientes figurativos, éstos no presentan peculiaridades que los separen.
CUARTO: Que sentado lo anterior, y por haberse delatado inobservancia del artículo 16 de la Ley Nº 19.039, es menester aclarar si el fallo rebatido se ajusta a los cánones de la sana critica, a fin de exhibir una completa fundamentación de la decisión.
En efecto, por dicha disposición los jueces del fondo, si bien son enteramente libres respecto de la valoración de las pruebas que los litigantes pueden aparejar libremente a la litis, no es menos que están obligados a consignar las razones lógicas, de experiencia o basadas en conocimientos científicos afianzados, que avalen sus resoluciones para que las mismas estén dotadas de las disquisiciones necesarias que conduzcan a un desarrollo coherente, consistente y bastante de las reflexiones del magistrado, en armonía y concordancia con el dictamen que adopte, única forma de satisfacer la socialización de los laudos judiciales, en orden al legitimo control que de ellos corresponde realizar a los contendientes.
QUINTO: Que bajo esta premisa, el parangón de la decisión censurada, que confirmó y por ende hizo suya aquella en revisión, no revela una completa elucubración sobre todos y cada uno de los elementos que se trajeron a colación con el propósito de elucidar el conflicto planteado con ocasión de la oposición formulada por Administradora de Negocios S.A., quien al invocar titularidad de los símbolos “48 HRS” y “Caprice 48 HRS”, en clase 25, obstaculizó el presente procedimiento por estimar que el signo pedido quebranta las letras f) y h) de la Ley Nº 19.039.
Es así como frente a los descargos de la solicitante, y acotado el conflicto a determinar la identidad de las marcas y su posible inducción a error o confusión en el mercado, resulta imprescindible examinar los medios de juicio aportados al debate, como es la titularidad de la recurrente de la señal pedida en otras Regiones y clases, a la vez que la coexistencia con la insignia fundante, nada de lo cual se hizo, tampoco se efectúo algún raciocinio de cara al carácter mixto del sello que se procura versus el registrado, que es sólo denominativo, y constreñido a un ámbito de protección marcaria reducido a la clase 25.
SEXTO: Que tales falencias devienen ineluctablemente que el designio reprobado ha sido adoptado con violación de las pautas de la sana critica, toda vez que ha prescindido del análisis de elementos determinantes al resolver sobre la existencia de las causales de irregistrabilidad esgrimidas, de lo cual ha derivado que los hechos que se han tenido por probados, lo han sido al margen de esas normas y, por consiguiente, han llevado a una equivocada solución de la disputa, precisamente por la falta de consideración, razonamiento y ponderación de las ya referidas proposiciones.
SÉPTIMO: Que atento lo expuesto, y por ser palmario el desconocimiento del artículo 16 de la Ley Nº 19.039, de lo que fluye la errada aplicación del artículo 20, letras f) y h), del mismo compendio legal, cabe elucidar que lo resuelto ha sido con infracción de ley, que ha influido en lo dispositivo, lo que implica el acogimiento del arbitrio en estudio.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial, SE ACOGE el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 60 a 65, por el abogado Matías Somarriva Labra, en representación de Comercial Eccsa Sociedad Anónima, contra la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diez, que se lee a fojas 59, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin nueva vista.
Regístrese.
Redacción del Ministro señor Rodríguez.
Rol Nº 531-11
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Sra. Gabriela Pérez P. y el abogado integrante Sr. Nelson Pozo S. No firma el abogado integrante Sr. Pozo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiséis de diciembre de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
Sentencia de Reemplazo Corte Suprema
Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil once.
En cumplimiento de lo ordenado en la decisión que precede y en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo de reemplazo:
VISTOS:
Se reproducen los basamentos segundo y tercero de la resolución de casación que antecede.
Igualmente, se repiten la fracción expositiva y raciocinio primero del veredicto en alzada. Se eliminan las restantes reflexiones.
Y SE TIENE, EN SU LUGAR Y ADEMÁS, PRESENTE:
PRIMERO: Que el signo mixto “48 HORAS”, cuyo registro impetró COMERCIAL ECCSA S.A. para definir artículos de la clase 25, es decir, vestuario, calzado, sombrerería”, como se detalla en el libelo de fojas 1, Nº 856.771, de diecinueve de junio de dos mil nueve, estimado en su conjunto posee una configuración propia, singular y característica, o sea, goza de la suficiente distintividad que le permite distanciarse de la señal en conflicto y cumplir la finalidad esencial de un sello mercantil, que estriba en identificar en el mercado productos o servicios con un origen empresarial específico, sin el peligro de inducir a error o engaño a la clientela sobre la procedencia, cualidad o género de los bienes que busca discernir, de suerte que se impone conceder la inscripción de la enseña que se procura en autos.
SEGUNDO: Que ello resulta particularmente manifiesto si se repara que se trata de un emblema mixto, dotado de una etiqueta que cuenta con ingredientes figurativos singulares, que de la misma forma confieren al membrete suficiente distintividad visual, frente a la efigie en discordia, puramente denominativa, por lo que el elemento fonético no emerge determinante a la hora de resolver los argumentos de la demandante.
TERCERO: Que de la misma forma, la demandada demostró con los documentos acompañados en el libelo de fojas 36 a 39, la existencia previa y el uso del rótulo impetrado en clase 25, así como la titularidad del epígrafe en clase 16, y del emblema “48 HORAS RIPLEY”, en diversas coberturas, incluida la 25, sin que ello hubiere generado antagonismos en el mercado en lo que concierne al cuño de la actora, en cuanto al origen empresarial de las mercaderías, lo que muestra la notoriedad y fama de la enseña requerida, merced a la amplia cobertura mercantil que se le ha conferido, por lo que no se vislumbra de qué manera, merced a esta cualidad, pueda inducir a error o engaño a los usuarios.
CUARTO: Que en este contexto, no se ha acreditado identidad entre las estampas en pugna pues el solicitado cuenta con diversos componentes, singularmente figurativos, que dotan al conjunto de suficiente distintividad, en términos de asignarle identidad en el mercado respecto de los productos que ampara, especialmente cuando se trata de un marbete notorio y famoso, asentado en el comercio, y con amplia cobertura en el mismo, por lo que no conspiran en su contra los motivos de repudio alegados por la demandante y asentados en el artículo 20, letras f) y h), de la Ley Nº 19.039.
Por estas consideraciones y visto, además, lo previsto en los artículos 16, 17 bis y 19 de la Ley Nº 19.039, SE REVOCA la sentencia apelada de veinte de agosto de dos mil diez, escrita a fojas 43 y 44, en cuanto acoge la demanda de oposición y rechaza de oficio la etiqueta requerida y, en su lugar, se declara que se concede el registro de la marca mixta “48 HORAS”, impetrado por COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA para distinguir artículos de la clase 25, que se enumeran en la presentación de fojas 1, signada con el Nº 856.771, la que se confiere únicamente al conjunto, con expresa exclusión de sus elementos considerados individualmente, conforme lo establece el artículo 19 bis C, de la Ley Nº 19.039.
Acordada contra el voto del ministro Sr. Dolmestch, quien fue de opinión de confirmar el fallo en alzada, desde que como lo sostiene el a quo, el signo pedido presenta semejanzas determinantes, especialmente en el aspecto fonético, que conducirán necesariamente a confusión, error o engaño en los consumidores, habida consideración, además, que comprenden las mismas coberturas, esto es, clase 25.
Que tal razonamiento no se diluye, por una parte, con la aserción relativa a la existencia de etiquetas previas a nombre de Comercial Eccsa S.A., desde que se ignora el comportamiento del mercado en ese escenario, y por otra, la circunstancia que el signo pedido cuente con elementos figurativos, al ser una marca mixta, ya que ello no desvirtúa el hecho concreto que ambas presentan absoluta identidad fonética, por lo que siendo la marca registrada sólo denominativa, este evento aparece como un factor determinante a la hora de enfrentar a los consumidores a los dos signos, quienes en un contexto puramente verbal no estarán en situación de distinguir ni discriminar, entre uno y otro signo.
Que así las cosas, se configuran plenamente las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la ley 19.039, por lo que corresponde, tal cual se ha decidido, rechazar el registro de la marca Mixta, para clase 25, “48 HORAS”.
Regístrese y devuélvanse.
Redacción del Ministro señor Rodríguez y del voto en contra, su autor.
Rol Nº 531-2011.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Sra. Gabriela Pérez P. y el abogado integrante Sr. Nelson Pozo S. No firma el abogado integrante Sr. Pozo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiséis de diciembre de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario