Corte Suprema 26.12.2011

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil once.

Vistos:

En este procedimiento especial Nº 1457-2011, regido por la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, el solicitante, Champion Performance Products INC. a fojas 61, deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de once de enero dos mil once, por la cual se confirma la sentencia apelada de veintiséis agosto del año dos mil nueve, que rechaza el registro de la marca mixta, “CHAMPION NUTRITION”, pedida por solicitud Nº 832989, para la clase 5, vitaminas y minera les, sustancias dietéticas en cápsulas, productos farmacéuticos con exclusión de los alimentos especiales para niños enfermos, por incurrir en las causales de irregistrabilidad del artículo 20, letras f) y h) de la Ley Nº 19.039.

Declarado admisible el señalado arbitrio, se trajeron los autos en relación a fojas 77.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurrente denuncia conculcados los artículos artículos 6 quinqués de la Convención de París, 16, 19 y 20 letras f), g) y h) de la Ley Nº 19.039, así como los principios informadores del derecho marcario.

En efecto, en relación con el artículo 6 quinqués, se denuncia su falta de aplicación, al obviar la existencia de la marca “CHAMPION NUTRICIÓN” en su país de origen y en otros países donde cuenta con protección, a la vez que desconoce la mayor cautela que merece en cuanto marca famosa, amén que la decisión contraviene un pronunciamiento previo de la autoridad marcaría, en el que reconoce el carácter famoso y notorio del signo, conforme se consignó en el fallo dictado con ocasión de la solicitud Nº 749155.

De la misma manera, se sostiene que la vulneración del artículo 16, de la ley citada, se ha consumado al no pronunciarse respecto de la invocación que hace el solicitante del artículo 20, letra g), de la Ley Nº 19.039, disposición que impide la inscripción de marcas semejantes gráfica o fonéticamente a otras registradas en el extranjero, para identificar los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, entre quienes gozan de fama y notoriedad en el sector pertinente del público.

En este sentido, si se hubiese ponderado adecuadamente la notoriedad de la marca solicitada, conforme las reglas de la sana crítica y del artículo 20 letra g) de la ley del ramo, y se hubiere hecho cargo el fallo de las alegaciones expuestas en orden a que se trata de una marca de origen norteamericano, que goza de fama y notoriedad para la clase 5, que ha sido usada en el mercado sin haber generado confusión alguna con la marca en que se funda el rechazo, se habría accedido al registro del sello reclamado. Además, agrega, los signos no son similares ya que ambos cuentan con etiquetas y la marca pedida, lleva un segmento adicional "NUTRICIÓN", por lo que presentan discrepancias gráficas, que determinan que, en su conjunto, sean diferentes, lo que comprueba, además, que no se aplicó ningún principio científico ni de experiencia para establecer tal disquisición. El análisis en conjunto y la contraposición de ambas marcas, demuestran que son diferentes.

Por otro lado, el dictamen tampoco recogió la observancia lógica del antecedente relativo a la fama y notoriedad alcanzada por la marca pedida, situación que se reconoce en un pronunciamiento anterior de la autoridad marcaria, de tal manera que basado en ello, el solicitante, de conformidad con el artículo 20 letra g) de la ley, debe pedir el registro de la marca para proteger precisamente su fama y notoriedad.

En lo pertinente a la infracción del artículo 19 de la ley, dispone que, aquello que identifica una marca, es la capacidad de distinción de un producto en el mercado.

En este aspecto, la sentencia no ponderó debidamente que la marca pedida, además de ser afamada y notoria, es mixta y se compone de un novedoso diseño de etiqueta, pudiendo señalar que es el único en el mundo, gozando de capacidad distintiva para diferenciar productos de la clase 5.

Por otro lado, en lo atingente a la violación del artículo 20 en su letras f) y h) de la ley, reclama que son normas prohibitivas y por tanto de aplicación estricta y restringida, en razón de lo cual corresponde aplicarlas sólo cuando los antecedentes vislumbren una justificación concreta de dichas causales. Por ello, al ser distintiva la marca pedida además de notoria y famosa, debe ser aceptada como marca comercial.

Concluye afirmando que la correcta aplicación del derecho habría llevado a conceder el registro impetrado, reconociéndose que la marca mixta “CHAMPION NUTRICIÓN” corresponde a un signo notorio, además de distintivo, por lo que no se configuran las causales del artículo 20, letras f) y h) de la ley.

En consecuencia, y habiendo influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo las infracciones de ley reclamadas, pide que se anule el fallo y se dicte uno de reemplazo que considere que no concurren impedimentos para el registro de la marca cuya protección marcaria requiere.

Segundo: Que para un mejor acierto del asunto, conviene dejar en claro que en este procedimiento, la empresa Champion Performance Products INC., solicitó el registro de la marca “CHAMPION NUTRICIÓN”, en clase 5, vitaminas y minerales, sustancias dietéticas en cápsulas, productos farmacéuticos con exclusión de los alimentos especiales para niños enfermos.

A fojas 9, aclara la solicitud, señalando que la protección marcaria está pedida para vitaminas y suplementos nutricionales con fines medicinales, sustancias dietéticas en cápsulas, productos farmacéuticos con exclusión de los alimentos especiales para niños y enfermos de la clase 5.

A fojas 10 el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial formuló observación de fondo, en cuanto existen causales para el rechazo de oficio, consignadas en el artículo 20, letras f) y h) de la ley, en relación con el registro previo número 674677, clase 5, “CHAMPION”.

A fojas 23, el solicitante responde las observaciones, indicando que ambos registros son mixtos y que si bien comparten la palabra “CHAMPION”, las etiquetas son diferentes y perfectamente disímiles, contando la solicitante con un logotipo característico y afamado a nivel internacional. Añade, que es dueña de la marca en Estados Unidos y en la Comunidad Europea, en carácter de marca comunitaria, desde hace varios años, lo que se acreditó en el juicio de oposición a la solicitud 749155, de 14 febrero 2007 en cuanto “CHAMPION NUTRITION”, es una marca notoria y famosa a nivel internacional.

Tercero: Que para un adecuado y lógico análisis del presente arbitrio, ha de considerarse que las disposiciones cuya vulneración se han denunciado, importan modificar los hechos que han sido acreditados por los jueces del fondo, quienes soberanamente son llamados a ello, sin que corresponda a esta Corte modificarlos, enmendarlos o alterarlos en modo alguno, salvo que en su establecimiento se hubieren infringidos las leyes reguladoras de la prueba, que en este caso están dadas por las reglas de la sana critica, recogidos en el artículo 16 de la ley 19.039.

Cuarto: Que en el citado contexto, debe consignarse que las normas de la sana critica, si bien establecen plena libertad de medios de prueba y su valora ción por los jueces del fondo, no exime a estos de dar razones fundadas de sus decisiones, las que deben responder a un razonamiento analítico-deductivo, lógico y coherente, que satisfaga plenamente la necesidad de fundamentación de las resoluciones, en términos de permitir a las partes ejercer el pertinente control de las mismas, por lo que la contravención de tales reglas, así como de las máximas de la experiencia y de los principios científicos afianzados, en cuanto influyan en lo dispositivo del fallo, habilitan a este tribunal para invalidar el dictamen en que dicha infracción incida.

Quinto: Que así las cosas, ha de dejarse establecido que el fallo impugnado, de 11 de enero del año en curso, escrito a fs. 60, que confirmó aquél pronunciado por el Director del Instituto de Propiedad Industrial, escrito a fs. 10, de 12 de junio de 2009, complementando este último, dejó asentado en sus motivos 2°, 3° y 4°, en síntesis, lo siguiente:

“Existe plena identidad entre el elemento principal de los referidos signos en la medida que la adición del segmento “NUTRICION”, con un significado de nutrición, es incapaz de conferirle individualidad a la marca solicitada respecto de aquella en que se funda el rechazo de oficio.

En nada cambia lo resuelto, la invocación del solicitante de haber obtenido un reconocimiento de su fama y notoriedad en el extranjero por sentencia anterior, en la medida que ello no evita la inducción a confusión, error o engaño, que se producirá en el mercado nacional en el evento de coexistir las dos marcas. Así la vía idónea para accionar sobre la existencia de una marca anterior, previamente registrada en Chile, no es la que se intenta en autos, por lo que mientras se mantenga el registro nacional, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial cumple con su función de proteger al público consumidor nacional.

Por lo expuesto y atendido que la cobertura se encuentra comprendida en aquella que ampara la marca objeto del rechazo de oficio, se estima que la coexistencia de ambas necesariamente inducirá en confusión error o engaño al consumidor respecto a la procedencia y o cualidad de los productos que se pretenden distinguir”.

Sexto: Que el Tribunal de Propiedad Industrial, basado en lo expuesto en los motivos anteriores, dio las razones que consideró pertinentes estimando para ello, no sólo la naturaleza de los signos pedidos, sino además, las coberturas que comprenden y los efectos que su coexistencia previsiblemente producirá en el mercado.

Por otro lado, claramente explicó los alcances del reconocimiento contenido en un fallo anterior de la fama y notoriedad de la marca pedida, y los conductos jurídicos correspondientes para hacer valer sus derechos en Chile, respecto de marcas registradas en nuestro país, por lo que la falta de pronunciamiento sobre este punto que esgrime el recurrente no es efectiva.

Séptimo: De todo lo relacionado, no se advierte entonces de qué manera la resolución que se impugna ha infringido lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Nº 19.039, pues el dictamen, contiene en una relación lógica, consistente y claramente comprensible en todos sus raciocinios, debidamente relacionados, con expresión de los fundamentos que lo llevaron a rechazar el registro de la marca impugnada, y sin que en ello se advierta incoherencia o inconsistencia alguna que atente contra la lógica, las máximas de la experiencia o algún principio del derecho marcario.

Octavo: Que los demás motivos de casación, que se vinculan a presuntas infracciones a los artículos 6 quinqués de la Convención de París, 19 y 20 letras f), g) y h) de la Ley Nº 19.039, así como de los principios informadores del Derecho Marcario, que por su naturaleza, importan modificar los hechos asentados por los jueces del fondo, respecto de los cuales estos son soberanos en su establecimiento, tal cual se ha dicho, no podrán prosperar, más aún cuando el Tribunal dio claras y fundadas razones del porque la fama y notoriedad del emblema pedido y registrado en el extranjero, no puede ser basamento suficiente para el reconocimiento marcario en Chile, en tanto exista aquella que sirve de sustento al rechazo de oficio; más aún cuando es claro, que el análisis que efectuó comprendió el estudio en conjunto del cuño propuesto, tanto es así que consideró que el complemento, por su connotación o significación no es suficiente para atribuir distintividad a la marca, y por ende, cumplir con la exigencia del artículo 19 de la ley del ramo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley Nº 19.039, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo, formalizado en el primer otrosí de la presentación de fojas 61, contra la sentencia de segunda instancia de once de enero de dos mil once, escrita a fs. 60, la que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese y devuélvanse.

Redactó el Ministro señor Ballesteros.

Rol Nº 1457- 11.-

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. Hugo Dolmestch U., Sra. Gabriela Pérez P. y el abogado integrante Sr. Nelson Pozo S. No firma el abogado integrante Sr. Pozo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veintiséis de diciembre de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.